Znaki towarowe McDonald’s

29 lipca 2016 Autor: Karol Wątrobiński

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 5 lipca 2016 r. (sprawa T‑518/13) uznał, że renoma znaków towarowych spółki McDonald’s pozwala tej spółce na zakwestionowanie rejestracji znaków zawierających elementy „mac” lub „mc” w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, jeśli takie znaki towarowe chciałyby zarejestrować inne podmioty.

W 2008 r. singapurska spółka Future Enterprises zgłosiła do zarejestrowania unijny znak towarowy MACCOFFEE dla klas produktów obejmujących żywność i napoje. W roku 2010 amerykańska spółka McDonald’s złożyła wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany, powołując się na swoje wcześniejsze znaki towarowe zawierające elementy „Mc” lub „Mac”. Wśród nich znalazły się m.in. takie oznaczenia jak: McDONALD’S, McFLURRY, czy McCHICKEN.

Decyzją z 27 kwietnia 2012 r. EUIPO (wówczas jeszcze OHIM) unieważnił zakwestionowany znak w całości uzasadniając to tym, że znak towarowy McDonald’s cieszy się od lat renomą, co może powodować, że odbiorcy mogliby się dopatrywać istnienia związku pomiędzy spółką McDonald’s a produktami oznaczanymi przez singapurskiego przedsiębiorcę znakiem MACCOFFEE. Istniałoby zatem ryzyko czerpania przez Future Enterprises nieuzasadnionych korzyści z renomy znaku McDonald’s.

W 2013 roku Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła w całości odwołanie od tej decyzji podzielając argumentację przedstawioną w rozstrzygnięciu. Future Enterprises wniosła od decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO skargę do Sądu, która została jednak oddalona.

Sąd uznał, że przedmiotowe znaki towarowe różnią się co prawda pod względem wizualnym, ale wykazują pewne podobieństwo pod względem fonetycznym i konceptualnym, które wynika z ich początkowej części (elementów „mac” i „mc”). Sąd uznał, że ten stopień podobieństwa stanowi uzasadnienie dla przyjęcia tezy, że oba znaki są w pewnym zakresie całościowo podobne do siebie.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że przynajmniej dla części odbiorców element początkowy zakwestionowanego znaku towarowego, czyli „mac” jest identyczny lub równoważny z elementem początkowym używanym dla rodziny znaków towarowych McDonald’s, czyli „mc”. Okolicznością mogącą wpływać na możliwość skojarzenia przez odbiorców znaku MACCOFFEE ze spółką McDonald’s była także identyczna struktura tego pierwszego znaku ze znakami używanymi przez amerykańskiego przedsiębiorcę, co przejawiało się połączeniem przedrostka „mac” („mc”) z nazwą produktu.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich okoliczności Sąd uznał za trafne uzasadnienie decyzji EUIPO, w zakresie w jakim przyjęto, że w praktyce mogłoby dojść do kojarzenia przez konsumentów zakwestionowanego znaku z rodziną znaków McDonald’s. W takiej zaś sytuacji znak MACCOFFEE mógł funkcjonować niejako w cieniu rodziny znaków McDonalds’ i korzystać z ich atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz – bez rekompensaty finansowej – z wysiłku handlowego jaki amerykańska spółka włożyła w wykreowanie i utrzymanie swojego oznaczenia. Ostatecznie istniały zatem podstawy do przyjęcia, że używanie znaku MACCOFFEE spowoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDonald’s.

Wyrok Sądu w tej sprawie dotyczył oczywiście sporu na tle konkretnych oznaczeń, jednak nie można wykluczyć, że będzie on miał istotny wpływ na praktykę. Może bowiem prowadzić do swego rodzaju monopolu spółki McDonald’s na oznaczenia produktów żywnościowych i napojów przedrostkami „mac” lub „mc”. Przedsiębiorcy zamierzający używać tego rodzaju oznaczeń powinni zatem rozważyć ryzyka prawne jakie mogą się z tym wiązać.

Tags: , , ,