Posts tagged " unijne znaki towarowe "

Znaki towarowe McDonald’s

29 lipca 2016 [fb_button]

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z 5 lipca 2016 r. (sprawa T‑518/13) uznał, że renoma znaków towarowych spółki McDonald’s pozwala tej spółce na zakwestionowanie rejestracji znaków zawierających elementy „mac” lub „mc” w odniesieniu do produktów żywnościowych i napojów, jeśli takie znaki towarowe chciałyby zarejestrować inne podmioty.

W 2008 r. singapurska spółka Future Enterprises zgłosiła do zarejestrowania unijny znak towarowy MACCOFFEE dla klas produktów obejmujących żywność i napoje. W roku 2010 amerykańska spółka McDonald’s złożyła wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany, powołując się na swoje wcześniejsze znaki towarowe zawierające elementy „Mc” lub „Mac”. Wśród nich znalazły się m.in. takie oznaczenia jak: McDONALD’S, McFLURRY, czy McCHICKEN.

Decyzją z 27 kwietnia 2012 r. EUIPO (wówczas jeszcze OHIM) unieważnił zakwestionowany znak w całości uzasadniając to tym, że znak towarowy McDonald’s cieszy się od lat renomą, co może powodować, że odbiorcy mogliby się dopatrywać istnienia związku pomiędzy spółką McDonald’s a produktami oznaczanymi przez singapurskiego przedsiębiorcę znakiem MACCOFFEE. Istniałoby zatem ryzyko czerpania przez Future Enterprises nieuzasadnionych korzyści z renomy znaku McDonald’s.

W 2013 roku Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła w całości odwołanie od tej decyzji podzielając argumentację przedstawioną w rozstrzygnięciu. Future Enterprises wniosła od decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO skargę do Sądu, która została jednak oddalona.

Sąd uznał, że przedmiotowe znaki towarowe różnią się co prawda pod względem wizualnym, ale wykazują pewne podobieństwo pod względem fonetycznym i konceptualnym, które wynika z ich początkowej części (elementów „mac” i „mc”). Sąd uznał, że ten stopień podobieństwa stanowi uzasadnienie dla przyjęcia tezy, że oba znaki są w pewnym zakresie całościowo podobne do siebie.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił, że przynajmniej dla części odbiorców element początkowy zakwestionowanego znaku towarowego, czyli „mac” jest identyczny lub równoważny z elementem początkowym używanym dla rodziny znaków towarowych McDonald’s, czyli „mc”. Okolicznością mogącą wpływać na możliwość skojarzenia przez odbiorców znaku MACCOFFEE ze spółką McDonald’s była także identyczna struktura tego pierwszego znaku ze znakami używanymi przez amerykańskiego przedsiębiorcę, co przejawiało się połączeniem przedrostka „mac” („mc”) z nazwą produktu.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich okoliczności Sąd uznał za trafne uzasadnienie decyzji EUIPO, w zakresie w jakim przyjęto, że w praktyce mogłoby dojść do kojarzenia przez konsumentów zakwestionowanego znaku z rodziną znaków McDonald’s. W takiej zaś sytuacji znak MACCOFFEE mógł funkcjonować niejako w cieniu rodziny znaków McDonalds’ i korzystać z ich atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz – bez rekompensaty finansowej – z wysiłku handlowego jaki amerykańska spółka włożyła w wykreowanie i utrzymanie swojego oznaczenia. Ostatecznie istniały zatem podstawy do przyjęcia, że używanie znaku MACCOFFEE spowoduje czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDonald’s.

Wyrok Sądu w tej sprawie dotyczył oczywiście sporu na tle konkretnych oznaczeń, jednak nie można wykluczyć, że będzie on miał istotny wpływ na praktykę. Może bowiem prowadzić do swego rodzaju monopolu spółki McDonald’s na oznaczenia produktów żywnościowych i napojów przedrostkami „mac” lub „mc”. Przedsiębiorcy zamierzający używać tego rodzaju oznaczeń powinni zatem rozważyć ryzyka prawne jakie mogą się z tym wiązać.

Jose Mourinho znakiem towarowym?

26 maja 2016 [fb_button]

Od kilku miesięcy w mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu Manchesteru United zatrudnieniem portugalskiego trenera Jose Mourinho, który po zwolnieniu z Chelsea Londyn w grudniu 2015 roku pozostawał bez kontraktu. Sprawa stała się jeszcze głośniejsza, gdy przed kilkoma dniami Manchester oficjalnie poinformował o zwolnieniu dotychczasowego trenera Louisa Van Gaala. Wszystko wskazywało na to, że kwestią godzin pozostaje oficjalne zatrudnienie Mourinho, jednak na przeszkodzie szybkiemu porozumieniu stanęły kwestie związane z prawami własności intelektualnej.

W trakcie prowadzonych negocjacji okazało się bowiem, że w czasie dwóch pobytów Mourinho w Chelsea, klub ten uzyskał również prawa do posługiwania się imieniem i nazwiskiem Portugalczyka w charakterze znaku towarowego.

Klub ze Stamford Bridge uzyskał prawa do kilku oznaczeń, z których część ma zasięg unijny, a część jedynie krajowy (rynek angielski i amerykański). Wśród tych znaków towarowych można znaleźć: słowny unijny znak towarowy “Jose Mourinho” zarejestrowany 18 kwietnia 2006 r., m.in. dla odzieży i akcesoriów sportowych, ale także dla towarów z zupełnie innych sektorów rynku, takich jak zegarki czy biżuteria. Prawa z rejestracji tego znaku uzyskano jeszcze podczas pierwszego pobytu Mourinho w Chelsea, a wygasają one dopiero w 2025 r. Po powrocie Portugalczyka do Londynu, Chelsea w listopadzie 2013 r. zarejestrowała drugi, funkcjonujący równolegle, unijny znak towarowy “Jose Mourinho”. W tym przypadku został on zgłoszony dla towarów takich jak piłki, gry, zabawki, ale też kieliszki i szklanki do whisky. Ochrona tego znaku wygasa w 2023 r.

Prawnicy z Wielkiej Brytanii komentując tę sprawę zwracali uwagę, że sytuacja w której Jose Mourinho nie posiada praw do znaków towarowych składających się z jego nazwiska jest bardzo nietypowa.

Co ciekawe, Chelsea posiadała również graficzny znak towarowy przedstawiający podpis Mourinho, ale wygasł on w styczniu 2016 r.

Unijny znak towarowy daje jego właścicielowi, w tym przypadku Chelsea Londyn, wyłączne prawa, w ramach których może zakazać innym podmiotom:

  1. stosowania oznaczeń identycznych z zarejestrowanym znakiem dla identycznych towarów lub usług dla których znak zarejestrowano,
  2. stosowania oznaczenia, które jest identyczne lub podobne do zarejestrowanego znaku, jeśli jest używane do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany, o ile istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd,
  3. stosowania oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on w Unii Europejskiej renomą i odróżniającym charakterem.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres towarów, dla których Chelsea zarejestrowała oznaczenia “Jose Mourinho”, w zasadzie niemożliwe byłoby oznaczanie przez Manchester United nazwiskiem Portugalczyka przeznaczonych dla kibiców produktów związanych z klubem. Mogłoby to bowiem stanowić naruszenie praw wyłącznych przysługujących klubowi ze Stamford Bridge.

Powstaje pytanie dlaczego ten problem ujawnił się dopiero teraz, skoro Mourinho po opuszczeniu Chelsea w 2007 r. był trenerem Interu Mediolan (2008-10) i Realu Madryt (2010-13). Kluby te prawdopodobnie porozumiały się z Chelsea i zawarły odpowiednie umowy licencyjne uprawniające je do korzystania z oznaczeń. Najpewniej negocjacje nie były trudne z uwagi na to, że merchandising produktów oznaczanych nazwiskiem trenera był prowadzony na innym rynku niż ten, na którym działał angielski klub. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce obecnie, ponieważ nowy i stary klub Mourinho rywalizują w Anglii zarówno pod względem sportowym jak i komercyjnym.

Oczywiście trudno przypuszczać, żeby ta sytuacja ostatecznie przekreśliła zatrudnienie trenera w United (porozumienie powinno zostać osiągnięte jeszcze dziś), jednak z pewnością musi ona zostać uregulowana przed podpisaniem kontraktu. W przypadku zgody Chelsea, kluby mogłyby zawrzeć odpowiednią umowę licencyjną uprawniającą Manchester do oznaczania towarów nazwiskiem nowego trenera lub umowę przenoszącą prawa do znaków towarowych. Oczywiście w obu przypadkach byłby to najpewniej umowy przewidujące uzyskanie przez klub z Londynu odpowiedniego wynagrodzenia. W przypadku braku porozumienia Manchester nie będzie mógł używać nazwiska Jose Mourinho do oznaczania towarów dla których został zgłoszony znak londyńskiego klubu, co dotyczy znacznej części atrakcyjnych z punktu widzenia promocji klubu produktów.

Unijne znaki towarowe

11 marca 2016 [fb_button]

23 marca wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie (nr 2015/2424) regulujące kwestie związane ze znakami towarowymi. Wprowadzi ono znaczące zmiany w rozporządzeniu nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Podstawowa zmiana ma wymiar formalny i dotyczy nazewnictwa znaków towarowych. Termin “wspólnotowy znak towarowy” (CTM) zostanie zastąpiony przez “znak towarowy Unii Europejskiej” (unijny znak towarowy). Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zostanie z kolei zastąpiony przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Znowelizowane przepisy przyznają uprawnionym nowy rodzaj roszczenia w postaci żądania zakazania czynności przygotowawczych w związku z użyciem opakowania lub innych środków. Uprawnienie takie będzie przysługiwać właścicielowi znaku towarowego w przypadku gdy istnieje ryzyko, że użycie przez inny podmiot opakowań, etykiet, metek, czy też wszelkich innych środków, na których umieszczony jest znak towarowy mogłoby naruszać prawa tego właściciela unijnego znaku. W takiej sytuacji właściciel znaku unijnego będzie miał prawo zakazania umieszczania spornego oznaczenia na wszelkich środkach, w szczególności na opakowaniach i etykietach. Właściciel będzie mógł również zakazać oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania, a także przywozu lub wywozu środków na których oznaczenie jest umieszczone.

Jeśli chodzi o kwestię rejestracji znaku to warto pamiętać, że po 23 marca nie będzie już możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Unijne znaki towarowe będą mogły być zgłoszane wyłącznie w EUIPO.

Zmniejszeniu ulegną opłaty pobierane przez urząd, choć w niektórych przypadkach to obniżenie będzie tylko pozorne. Dotychczasowa opłata podstawowa za zgłoszenie znaku zostanie co prawda zmniejszona z 1050 euro (900 euro przy zgłoszeniu elektronicznym), odpowiednio do 1000 lub 850 euro, jednak należy pamiętać, że nowa opłata dotyczyć będzie wyłącznie jednej klasy towarów i usług. W przypadku zamiaru zgłoszenia znaku dla więcej niż jednej klasy będzie trzeba dopłacić. Za zgłoszenie do drugiej klasy dodatkowa opłata wyniesie 50 euro, a za każdą kolejną klasę powyżej dwóch – 150 euro, co w konsekwencji może spowodować wzrost kosztów, a nie ich obniżenie.