startup prawo

Jak zapewnić sobie prawa do własnych produktów i usług – IP w startupie

30 maja 2016 Autor: P. Markiewicz & K. Wątrobiński

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl poświęcony prawnym aspektom funkcjonowania startupów technologicznych. W kolejnych artykułach poruszymy problemy, których rozwiązanie wymaga wiedzy specjalistycznej z obszaru własności intelektualnej a bez rozwiązania których trudno sobie wyobrazić działalność startupu na większą skalę.

Na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie związane z przysługiwaniem praw do materiałów i aplikacji stworzonych przez pracowników kreatywnych, takich jak programiści, web designerzy, graficy czy web developerzy. Chodzi o to, kto ma do nich prawa – pracodawca czy pracownik i co o tym decyduje? Wyprzedzając nieco rozważania na ten temat stwierdzić można, że w wielu przypadkach kwestia ta będzie wątpliwa jeśli na odpowiednio wczesnym etapie nie zostaną przyjęte w tym zakresie odpowiednie mechanizmy umowne.

Dla wspólników startupu uregulowanie tej kwestii powinno być priorytetem przy planowaniu długofalowej strategii zarządzania firmą. Jak wskazuje doświadczenie problem z przysługiwaniem praw pojawia się przy zamykaniu dalszych rund finansowania, gdzie pojawiają się podmioty zainteresowane objęciem udziałów w spółce. Elementem takiej transakcji jest bowiem często audyt praw, w szczególności gdy działalność startupu opiera się na stworzonym rozwiązaniu informatycznym lub innym chronionym prawami wyłącznymi. Inwestor będzie sprawdzał, czy prawa do nich przysługują firmie, w którą inwestuje. W sytuacji gdyby tak nie było, mogą pojawić istotne problemy z komercjalizacją produktu, a to może elementem dyskredytującym lub istotnie obniżającym wysokość oferty potencjalnego inwestora.

Prawa autorskie dla pracownika czy pracodawcy?

Na wstępie trzeba zasygnalizować, że bardzo wiele rozwiązań stworzonych w ramach funkcjonowania startupu będzie podlegało ochronie prawnej. W praktyce największe znaczenie ma ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na jej podstawie są bowiem chronione m.in. kod programu lub aplikacji, jego interfejs, elementy graficzne oraz identyfikacja wizualna.

Prawo autorskie przewiduje zasadę, zgodnie z którą autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez pracowników przysługują pracodawcy (art. 12 i 74 ust. 3). Ta pozornie jasna regulacja, powoduje jednak istotne problemy w praktyce.

Po pierwsze, ustawa rygorystycznie podchodzi do rozumienia terminu “pracownik”. Zasady nabycia praw przez pracodawcę dotyczą tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeżeli więc “pracownicy” wykonują czynności na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, to przepisy te nie znajdą zastosowania, a co za tym idzie konieczne będzie pełne uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi w umowie. Z samym faktem wykonywania przez taką osobę czynności na zlecenie startupu nie będzie zatem wiązało się automatyczne nabycie praw przez spółkę. Dalsze uwagi nie dotyczą zatem w ogóle „pracowników” świadczących usługi na podstawie umów cywilnych, jako że w ich przypadku nabycie praw wymaga całościowego uregulowania w umowie.

Po drugie, nabycie praw nie dotyczy “wszystkiego tego co zrobi pracownik”. Pracodawca uzyskuje prawa wyłącznie do utworów stworzonych przez zatrudnione osoby “w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”. Aby do tego doszło stworzenie danego dzieła musi więc mieścić się w zakresie obowiązków konkretnego pracownika, które mogą wynikać zarówno z umowy o pracę czy innych dokumentów obowiązujących w spółce, a związanych z pracownikami jak np. regulamin. Co jednak ważniejsze, jeśli chodzi o utwory inne niż programy komputerowe, to nabycie praw następuje tylko w granicach wynikających z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru stron. W praktyce często jest to źródłem sporów dotyczących tego w jakim zakresie pracodawca może korzystać z utworu bez zgody pracownika. W przypadku programów komputerowych pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe w całości.

Dokonywanie zmian w utworze przez pracodawcę?

W kontekście problematyki zakresu praw jakie nabywa pracodawca ważne jest również rozstrzygnięcie, czy pracodawca nabywa także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Innymi słowy chodzi o to, czy pracodawca będzie miał też pełną swobodę korzystania z utworu w zmodyfikowanej postaci. Jeżeli zatem przewidujemy, że utwór będzie w przyszłości podlegał zmianom, to istotne jest zapewnienie sobie nabycia powyższych uprawnień. Ustawa nie wyjaśnia czy przechodzą one na pracodawcę automatycznie, tak jak prawo korzystania z wersji pierwotnej, jeżeli umowa nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie. Prawnicy również nie są w tej kwestii zgodni. Z punktu widzenia pracodawcy optymalnym rozwiązaniem byłoby więc zawarcie odpowiednich postanowień w umowie. Powyższy problem nie dotyczy programów komputerowych, w odniesieniu do których autorskie prawa majątkowe obejmują m.in. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

Na koniec trzeba mieć na uwadze, że wyżej opisany mechanizm nabycia praw przez pracodawcę dotyczy wyłącznie autorskich praw majątkowych. Dysponentem praw osobistych, będzie zaś zawsze twórca, czyli pracownik. Gwarantuje mu to ochronę m.in. prawa do oznaczania go jako autora utworu, a w przypadku utworów innych niż programy komputerowe również prawa do nienaruszalności treści i formy dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania czy nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Korzystanie z tych uprawnień można jednak ograniczyć w umowie. W szczególności jest to praktykowane w odniesieniu do prawa do integralności utworu, które może stać na przeszkodzie wprowadzeniu daleko idących zmian do projektu, mimo zapewnienia sobie przez pracodawcę “praw zależnych”.

Co z wynalazkami i znakami towarowymi?

Przyznanie szczególnych uprawnień pracodawcy w zakresie praw nabywanych do rezultatów działań pracowników nie jest zarezerwowane jedynie dla prawa autorskiego. Również w   przypadku dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy (w tym wypadku również umowy cywilnoprawnej), prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

Rekomendacje – co powinno znaleźć się w umowie?

Wracając do opisanego mechanizmu nabycia praw autorskich przez pracodawcę należy zaznaczyć, że może on być jednak modyfikowany przez strony. Pracodawca może sobie zapewnić np. nabycie całości autorskich praw majątkowych do tworzonych przez jego pracowników utworów, tak jak ma to miejsce domyślnie w przypadku programów komputerowych. W takim jednak przypadku powinien zawrzeć odpowiednie postanowienia w umowie z pracownikiem. Potrzeba szerszego nabycia praw nie jest jednak jedynym przypadkiem, w którym należałoby rekomendować wprowadzenie do umowy szczegółowych postanowień autorskich. W przypadku utworów innych niż programy komputerowe pozostaje bowiem niepewność, co do zakresu uprawień pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o ustalenie granic nabycia wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Wyeliminowanie potencjalnych sporów na tym tle może zostać osiągnięte poprzez odpowiednie regulacje w umowie z pracownikiem, które określą np. katalog pól eksploatacji, który będzie odpowiadał potrzebom pracodawcy związanym z przyszłym komercyjnym wykorzystaniem utworu, w tym jego sprzedażą.

Tags: , ,